现如今商标侵权的情形花样频出、傍名牌、搭便车的形式由最基础的假冒、近似变成合法权利之间的冲突。在日常的法律咨询过程中，经常会发现很多人存在这样一个误区，涉嫌侵权者的近似商标核准注册了，就没有办法对其使用了带有近似注册商标标识的行为提起民事诉讼维权。

 

这种理解源自于2008年公布的法释（2008）3号《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。”---其确定了“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”这一原则。

 

对于注册商标之间的权利冲突民事纠纷不予受理，是考虑到商标法设置了较为完善的法律救济程序（对注册商标的无效宣告程序及后续的行政诉讼程序），也是为了维护现行的商标全国集中行政授权制度。

 

然，是不是涉嫌侵权者有了注册商标这个金刚罩，就真的高枕无忧，可以放心傍名牌、搭便车呢？权利人是否对此就束手无策、无计可施呢？实则不是，法律不仅对注册商标给予法定保护，同时也对滥用注册商标的越界行为进行了规制。

 

涉嫌侵权主体虽有注册商标护体，但这个金刚罩在实际使用、运用过程中仍有如下致命死穴可以突破“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”这一原则，权利人可以提起民事诉讼维权。

 

1

驰名商标是例外

 

 

法释（2009）3号《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定“被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。”

 

被告的注册商标未满5年，在其申请时原告的注册商标已经达到驰名状态，则针对被告使用复制、摹仿或者翻译原告驰名商标的注册商标的行为，可以突破上述原则，人民法院可以依法受理民事诉讼，并依法判决禁止被告使用该注册商标。

 

甘肃省高级人民法院二审审理的兰州嘉伟商贸有限公司等与玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司侵害商标权纠纷一案，原告玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司名下5类“药草”上第1580423号（三江源及图）商标于2006年即被认定为中国驰名商标。该案争议的商标为被告兰州嘉伟商贸有限公司名下申请于2011年08月02日在3类“干花瓣与香料混合物(香料)”上第9796389号商标，原告对被告恶意注册复制其驰名商标的注册商标的行为提起民事诉讼，要求主张驰名商标保护，禁止被告使用该注册商标。该案一审二审均予以支持其禁止被告使用该注册商标的诉求。

 

2

滥用注册商标是特殊

 

 

《商标法》第五十六条“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”

 

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款前半句除了规定“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”，后半句的但书部分却对其特殊例外情况进行了明确规定。

 

“但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

 

从上述法条可以得知，商标专用权核定范围既是商标注册人行使权利的根据，同时限定了对其进行保护的边界。注册商标核定的商标标志与商品范围就是其保护范围，超出其核定范围，本质上是滥用注册商标专用权。滥用注册商标专用权的行为，不再是正当行政专用权的行为，其不能据此阻却民事侵权行为的构成。

 

既然注册商标专用权的范围系由核定商标和核定商品所圈限而定，那么滥用注册商标专用权的对象主要有两种：一是超出了核定商品范围；二是改变核定商标标志。针对第二种又可以细分为三种不同的表现形式：一是改变商标显著特征；二是进行拆分使用；三是进行组合使用。具体详述如下：

 

1.1超出商标核定商品范围使用

 

《商标法》第二十三条 “注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”

 

在《商标法》的体系内，第23条和第56条勾勒了注册商标专用权使用商品范围的边界--以核定使用商品范围为限，超过核定使用商品范围就属于新的未注册商标，需要另行提出注册申请。

 

重庆市高级人民法院二审审理的重庆香传食品有限公司与重庆有友实业有限公司、罗良微侵犯商标专用权纠纷一案，原告在“死家禽”等商品上注册了第4969762号商标。该案争议商标为被告在“猪肉食品,肉,火腿,香肠,板鸭,鱼片,肉罐头,泡菜,豆腐制品,腐竹”等商品上注册了的第6420805号,然被告在被控侵权产品“泡凤爪”上使用了标志。法院认定在国家工商行政管理总局商标局2007年版《类似商品和服务区分表》第29类2901中，包括了肉290046及与之并列的死家禽290114，被告生产的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅产品的原料为鸡爪、鸡翅，从其产品特征分析应当归为290114死家禽类，而非被告所称的290046肉类，故其生产的泡凤爪、泡椒凤爪、泡椒凤翅超过了商标的核定使用范围，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

湖北省高级人民法院二审审理的深圳市景田食品饮料有限公司与湖北汇春生物科技有限公司、湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司侵害商标权纠纷一案，原告在32类“矿泉水、无酒精饮料”上注册了第633953号和第3407468号商标。该案争议商标为被告第8097985号注册商标，其核定的商品为30类“咖啡饮料,非医用营养液,维生素营养液(非医用),营养饮料(非医用),八宝饭,方便面,面包,糖果,酱油,冰淇淋”。然被告对外销售的“景田百岁山维生素营养液”实际维生素含量极低，法院认定其不符合国家标准关于能量和营养成分含量声称的要求和条件，与矿泉水、饮用水等饮用水饮料并无明显区别。被控侵权产品并非其声称的“维生素营养饮料”，第8097985号“景田百岁山”注册商标已超出核定使用的商品范围进行商业使用，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

   

1.2改变注册商标核定标志

 

《商标法》 第二十四条“注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。”

 

在《商标法》的体系内，第24条和第56条勾勒了注册商标专用权商标标志使用范围的边界--以核定商标标志为准，改变商标标志就属于新的未注册商标，需要重新提出注册申请。

 

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款但书部分主要规定了以下三种改变商标标志的侵权形式：

 

1.2.1改变注册商标核定标志显著特征

 

改变注册商标核定标志的显著特征主要表现为突出其中某部分标志、弱化某部分标志、改变某部分标志等。

 

江苏省高级人民法院二审审理的绍兴鼎威电器有限公司与无锡商业大厦集团东方电器有限公司大厦店商标专用权纠纷一案，原告在11类“烹调及民用电气加热设备(不包括厨房用手工用具.食品加工机器)”等商品上注册了第860529号商标。该案争议商标为被告11类“煤气灶”上第7052213号商标，然被告在实际使用过程中对的“太太”部分进行突出使用，“铭厨”予以弱化，“太太”字体较之“铭厨”更大，类似此番式样。被告的行为使商标的实际使用形态与注册商标不一致，此时应以商标的实际使用形态作为一枚未注册商标标志的侵权比对对象，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

江苏省无锡市滨湖区人民法院一审审理的北京青花瓷酒业股份有限公司与无锡市阳山镇陆区家家惠百货超市侵害商标权纠纷一案，原告在33类“白酒”等商品上注册有第8699703号（青花瓷）商标。该案争议商标为被告在33类“烧酒、酒（饮料）”等商品上注册了第10375719号（青庄次瓦）商标，然被告在实际使用过程中与第10375719号注册商标相比，“次”与“瓦”二字的字间距明显缩小，加之“次”、“瓦”二字周围有圆圈图案，上述使用方式易使一般消费者将“次”、“瓦”二字作为整体汉字“瓷”进行识别，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

1.2.2对注册商标核定标志以拆分的方式使用

 

对注册商标核定标志以拆分的方式使用主要表现为拆分为上下或者左右、对组合商标仅使用其中某一部分标志等。

 

 广州市中级人民法院二审审理的九阳股份有限公司诉杜志新侵害商标权纠纷一案，原告在7类“豆浆机”等商品上注册有第1913091号商标。该案争议商标为在7类“豆浆机”等商品上注册的第6326777号商标，然被告销售的被控侵权产品上标注了“JIUYUAN”的拼音大写字母、被控侵权产品外包装上标注了“Jiuyuan”的拼音大小写字母，上述标识均以去掉组合商标中文“九远”部分，对拼音部分“jiuyuan”进行拆分使用，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

1.2.3对注册商标核定标志以组合的方式使用

 

对注册商标核定标志以组合的方式使用主要表现为增加中文、英文、图形等要素、或者将两个商标组合使用等。

 

广州知识产权法院二审审理的松柏（广东）电池工业有限公司与陈汉松侵害商标权纠纷一案，原告在9类“电池”等商品上有第267684号商标。该案争议商标为被告在9类“电池”等商品上注册的第13957492号商标，然被告在被控侵权产品上增加“背景图形”与“Vinlec”进行组合使用，构图上将“Vinlec”放置于背景图形中间，中间的英文将背景图形分为上下两部分，该使用方式是故意摹仿原告注册商标标志对商标进行组合使用，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

江苏盐城市中级人民法院一审审理的射阳县大米协会与赵长军、滨海县以祝米厂等侵害商标权纠纷一案，原告在30类“大米”商品上注册了第3265993号商标。该案争议商标为被告在30类“大米”商品上注册的5444659号商标，然被告在被控侵权产品上增加了中文“大米”、拼音“dami”与标志进行组合使用，构图上将与“shechangdami”进行上下结构排列；从中间分开左右来看是，左半部分“射场”和“Shechang”，右半部分为“大米”和“dami”；此外并未加任何标志将二者予以断开，该使用方式故意摹仿原告注册商标标志对商标进行组合使用，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

广东省汕头市中级人民法院二审审理的泉州市汇久金属材料有限公司、施宣平（系泉州市丰泽区泉秀粤华不锈钢型材经销部业主）、陈燕英（系汕头市龙湖区汇久不锈钢商行业主）与广东粤华不锈钢型材股份有限公司侵害商标权纠纷一案，原告在6类“金属管”等商品上注册有第3020901号注册商标。该案争议商标为被告在6类“钢管”等商品上注册的第5566432号和第8360282号商标，然被告在被控侵权产品上却将两个商标标志予以左右排列，并没有加上任何注册商标标志且将二者予以断开，该使用方式是故意摹仿原告注册商标标志对两个商标进行组合使用，属于滥用商标专用权的行为，是“两个注册商标之间的权利冲突法院不予受理，由行政主管机关管辖”原则的例外，属于人民法院民事案件管辖范围。

 

总而言之，一枚近似商标被核准注册后，能否进行民事维权，需要考量权利商标是否驰名，对方是否存在傍名牌、搭便车等滥用商标专用权的行为等多方面因素而定。商业交易是不断变化的，法律是滞后的，针对千变万化的相关滥用商标专用权的侵权行为需要大家擦亮眼睛，莫被其外披的注册商标合法外衣所迷惑，探究被控侵权的商标使用行为本质所在、意图所在，共创有序的竞争环境。